商标驳回复审除了依赖撤三，还有什么对策！？

 

记“祥林XL及图”商标驳回复审行政诉讼成功案例

复审商标：第21666607号“”

当事人：泰兴市祥林饲料添加剂有限公司

代理律所：江苏中盟律师事务所

裁判文书摘要

一审案号	（2018）京73行初5914号
案由	商标驳回复审行政纠纷
合议庭	杨钊、姚文斌、渠继英
书记员	高阳
当事人	原告：泰兴市祥林饲料添加剂有限公司
	被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
裁判日期	2018年9月27日
一审裁判结果	撤销被告商评委关于第21666607号“祥林XL”商标驳回复审决定，并重新作出决定
涉案法条	《行政诉讼法》第七十条

 

 

涉案商标

复审商标	引证商标一	引证商标二	引证商标三

当事人信息

原告：泰兴市祥林饲料添加剂有限公司

委托代理人：瞿东亮，江苏中盟律师事务所律师。

 

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会

委托代理人：卓慧，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员（未到庭）

吕美兰，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员（到庭）

 

原告情况简介

原告——江苏省泰兴市祥林饲料添加剂有限公司是一家专业从事饲料添加剂的研发、生产销售为一体的综合性企业，公司位于“长三角经济圈”沿江开发带泰州市境内，与常州隔江相望，距沪宁高速、宁通高速、常州机场、常州高铁站、泰州火车站等仅三十公里路程，地理位置优越，交通便捷。为保证产品的安全高效生产，公司建立了完善质量管理体系，并通过ISO9001质量管理体系认证。公司秉持“绿色发展”环保观，做到生产过程无污水、无废气、无噪声污染，充分体现企业强烈的社会责任感，为企业的生存和发展起到了促进作用。公司占地面积6000平方米，2009年5月取得农业部颁发的生产许可证，主要生产品种有混合型饲料添加剂防霉剂克霉威1号（丙酸型）、克霉威2号（双乙酸钠型），混合型饲料添加剂乙氧基喹啉（抗氧喹1号、抗氧喹2号），混合型饲料添加剂抗氧化剂（乙氧威1号、乙氧威2号），2015年新增混合型饲料添加剂酸度调节剂、混合型饲料添加剂大蒜素粉剂、混合型饲料添加剂甜味剂产品。公司生产设备先进，工艺配方科学合理，质量稳定，产品检测设备齐全，年生产能力达3000吨。 公司坚持以“高质价优、服务到家”的市场理念求生存，以“不断创新、让您称心”的管理宗旨谋发展，为饲料行业做出应有的贡献。

2016年10月24日，原告向商标局申请注册第21666607号“祥林XL及图”商标，指定使用在31类的“谷（谷类）,活动物,新鲜蔬菜,菌种,饲料,家畜催肥剂,动物食用糠料,饲养备料,宠物食品,动物栖息用干草”商品上，商标局审查后予以驳回，驳回理由是：申请商标与引证商标一第3293944号“祥林及图”、引证商标二第21291783号“祥之林”、引证商标三第7587212号“XL及图”构成相同或类似商品上的近似商标。

2017年08月22日，原告不服向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，申请复审的同时对核心的引证商标三提起撤销连续三年不适用程序，排除在先的权利障碍，2018年04月13日，商标评审委员会作出商评字[2018]第0000062883号《关于第21666607号“祥林XL及图”商标驳回复审决定书》，认定：申请商标与引证商标一的显著识别汉字、引证商标二文字在构成、呼叫上相近，与引证商标三英文字母“X\L”构成近似商标，将申请商标予以驳回。

2018年06月21号，原告不服国家工商行政管理总局商标评审委员会的决定向北京知识产权法院提起诉讼，认为诉争商标系原告基于自身经营申请，独创性较高与各个引证商标不构成近似商标，结合原告的经营范围，原告主动放弃与引证商标一相冲突的商品项目，并且引证商标二已在“糠”商品删除，因此，申请商标与引证商标一、二并不再构成诉争商标的在先权利障碍。针对引证商标三已提起连续三年不使用程序，请求暂缓审理。后原告代理人向法院提交关于商标局作出的引证商标三的撤三决定以及无效公告。

2018年9月27日，北京知识产权法院判决：

一、    撤销被告作出的商评字[2018]第62883号关于第21666607号“祥林XL及图”商标驳回复审决定；

二、    被告就原告针对第21666607号“祥林XL及图”商标所提出的驳回复审申请重新作出决定。

 

 

 

诉争商标详情

本案焦点问题

1、诉争商标是否违反了《商标法》第三十条和第三十一条的规定，诉争商标与引证商标是否构成相同或类似商品上的近似商标？

 

我所诉讼策略

1、主张申请商标与引证商标不构成近似商标；

2、确定当事人需要的核心商品项目，针对在先的障碍商标提起撤三程序；

3、通过删减引证商标部分商品项目策略，使商标共存、互利共赢；

 

法院认为

本案中，原告在诉讼阶段提交引证商标二已删除部分项目的商标信息资料，引证商标三在“动物食品”上被撤销的决定及公告，用以证明引证商标二、三均不再构成诉争商标获准注册的在先权利障碍。北京知识产权法院认为：诉争商标指定的商品与引证商标一、二、三核定有效的商品，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面差异较大，未构成类似商品，因此诉争商标与引证商标不构成近似商标。

综上，北京知识产权法院判决：

一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第62883号关于第21666607号“祥林XL及图”驳回复审决定；

二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就原告泰兴市祥林饲料添加剂有限公司第21666607号“祥林XL及图”驳回复审申请重新作出决定。

 

法律依据

 

《商标法》第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

《商标法》第四十九条规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

第五十四条：对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

 

判决结果

2018年9月27日，北京市知识产权法院作出如下判决：撤销被告作出的驳回复审决定并重新作出新的决定。

编者按

在市场经济高速的今天，商标与市场经营活动联系日益紧密，因此通过商标注册获得商标专有使用权已经成为企业共识。目前随着商标申请量激增，想顺利通过初审难度不断增大，在申请商标过程中需要对引证商标提起相关程序，才能最终将商标收入囊中，固化为自己的知识产权，成为一种无形资产，另外，也要提醒商标权利人，不应将商标闲置，浪费资源，应将商标盘活使用，或使用或转让等，若在长时间不使用的状态下，被提起撤三程序，最终将商标予以无效。

本案中，泰兴市祥林饲料添加剂有限公司经我所建议，最终同意对引证商标提起撤三程序，最终取得了法院的支持，一方面将闲置的商标资源去除，另一方面将保障其申请的商标顺利通过。

我所作为专业的知识产权代理律所，代理的相关案件多次入选中华商标协会年度优秀商标代理案例，我们秉持客户至上的理念，专注于为客户提供务实的解决方案，为客户提供充分的法律分析，根据客户的具体情况建议可行的解决方案。

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附：

1）诉讼判决书部分内容

2）瞿东亮律师简介

 

瞿东亮：江苏中盟律师事务所合伙人

自2005年开始执业于知识产权法律服务领域。

 

擅长于知识产权法律事务，公司法律事务，争议解决，尤其熟悉知识产权法，精通知识产权代理实务，商标代理、著作权代理。执业以来代理了近万件的知识产权申请案件和争议、无效、侵权、不正当竞争等知识产权案件，为德国商会上海代表处提供知识产权服务5年。通过诉讼程序及谈判等方式成功地处理了大量复杂的案件。且担任中脉集团、德国康德瑞恩公司、清沐酒店集团、南京芒可餐饮等多家单位的常年法律顾问。经常办理南京中院、江苏高院、上海知识产权法院、北京知识产权法院、北京高院、最高人民法院的知识产权案件，法律实务经验十分丰富。

转自：江苏中盟律师事务所