国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第9312642号“固城湖”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2016]第0000073603号

申请人:江苏固城湖水产市场股份有限公司

委托代理人:江苏省宁海商标事务所有限公司

被申请人:南京蟹天王螃蟹有限公司

委托代理人:南京中盟知识产权事务所有限公司

申请人于2015年08 月28 日对第9312642号“固城湖”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请人的主要理由: 1、申请人对“固城湖”系列商标享有在先商标权利，申请人的第1674650号“固城湖及图”商标(以下称引证商标)经过长期使用已经具有较高的知名度，在相关公众中享有较高声誉，并已被认定为驰名商标。2、争议商标是对引证商标的复制和摹仿。3、争议商标与引证商标高度近似，构成近似商标。争议商标指定使用的服务与引证商标指定使用的商品类似，争议商标的注册和使用极易导致相关公众的混淆误认。4、被申请人与申请人自2009年起即有大量业务往来，被申请人与申请人共处江苏省且双方商品与服务具有相同的销售渠道和地域范围，被申请人在先知晓引证商标的知名度及商誉，仍在第35类上抢注“固城湖”商标，具有明显主观恶意，被申请人系以不正当手段抢先注册申请日已经使用并有一定影响的商标。综上，请求依据《商标法》第十三条、第十四条、第十五条第二款、第三十二条、第四十五条的规定，宣告争议商标无效。

申请人向我委提交了以下主要证据:

1、争议商标注册公告信息;

2、申请人企业基本情况证明材料;

3、“固城湖”系列商标注册、转让及变更证明;

4、“固城湖”商标授权经营户公示名单及申请人与他人签订的引证商标的许可使用合同、收据及其他相关证据;

5、申请人与被申请人往来函件及往来短信公证件;

6、“固城湖”螃蟹产品的销售情况、广告宣传情况及“固城湖”商标及产品所获荣誉;

7、“固城湖”系列商标的维权记录;

8、申请人的质量管理情况证明;

9、南京市高淳区政府出具的情况汇报。

被申请人答辩的主要理由: 1、“固城湖”是一个地名，并非任何人独

创，被申请人将其作为商标注册并不是对他人商标的复制、摹仿。不争议商标指定使用的服务与引证商标核定使用的商品不属于类似商品或服务，两者未构成使用在类似商品上的近似商标。3、申请人提交的证据不足以证明在被申请人申请争议商标时，申请人的“固城湖及图”商标在广告等服务上已经使用，并有一定影响力。4、申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册前，被申请人与申请人在第35类广告等服务上曾有大量业务往来，亦不足以证明被申请人申请争议商标具有恶意。5、申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请之前，其引证商标经宣传已构成驰名商标，即使引证商标在活鱼、活动物上构成驰名商标，但其与争议商标指定使用的广告等服务跨类较大，行业特征区别明显，不会误导公众及损害申请人利益。综上，争议商标应予维持。

被申请人向我委提交了以下主要证据:

1、被申请人法定代表人身份证复印件;

2、关于本案争议商标的在先异议裁定书及异议复审裁定书;

3、“固城湖”在多个类别上并存的商标注册信息。

针对被申请人的答辩，申请人质证称坚持其无效宣告理由。

经审理查明:

1 、争议商标由被申请人于2011年4月7日向商标局提出注册申请，指定使用在第35类广告、商业管理辅助等服务上，经商标局初步审定并公告后被本案申请人提出异议，后经异议复审，我委于2014年11月27日作出异议复审裁定，核准争议商标的注册申请。

2 、引证商标于2000年9月25日向商标局提出注册申请，2001年11月28日经商标局核准注册，核定使用在第31类活鱼、活动物等商品上。引证商标所有人为本案申请人。经续展，引证商标专用权至2021年11月27日。

3 、2009年4月24日，引证商标被商标局认定为使用在第31类螃蟹商品上的驰名商标。2007年12月、2013年12月，引证商标被江苏省工商行政管理局认定为使用在活鱼、活动物、甲壳动物等商品上的著名商标。

该项事实有申请人提交的证据6在案佐证。

我委认为，依据当事人陈述的事实和理由，本案焦点问题可归纳为:

1、争议商标与引证商标是否构成使用在类似商品或服务上的近似商标，即是否违反了《商标法》第三十条的规定; 2、争议商标是否构成对申请人引证商标的抄袭来口摹仿，即是否违反了《商标法》第十三条第三款的规定;3 、争议商标是否构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标，即是否违反了《商标法》第三十二条的规定; 4、争议商标的注册是否违反了《商标法》第十五条第二款的规定。

针对焦点问题一，争议商标指定使用的广告、商业管理辅助等服务与引证商标核定的活鱼、活动物等商品不属于类似商品或服务，争议商标与引证商标使用在各自指定商品或服务上，不致引起消费者的混淆和误认，故争议商标与引证商标未构成在类似商品或服务上的近似商标。

针对焦点问题二，鉴于驰名商标遵循个案认定原则，虽然引证商标曾被商标局认定为第31类螃蟹商品上的驰名商标，但本案中申请人提交的在案证据尚不足以证明在争议商标申请注册日前，其引证商标经过宣传使用已构成驰名商标。且争议商标指定使用的广告、商业管理辅助等服务与引证商标赖以驰名的螃蟹商品跨类较大，行业特征区别明显，争议商标的注册和使用应不致于误导公众，从而损害申请人的利益。同时，“固城湖”属于地名，作为商标独创性不强，被申请人将其作为商标申请注册难谓是对他人商标的抄袭摹仿。因此，申请人的该项主张，我委不予支持。

针对焦点问题三， 申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，申请人在与争议商标指定使用的广告、商业管理咨询等相同或类似服务上在先使用“固城湖”商标并具有一定影响，因此，申请人的该项主张缺乏事实依据，我委不予支持。

针对焦点问题囚，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，申请人与被申请人在第35类广告、商业管理辅助等相同或服务上曾有业务往来，因此，申请人的该项主张，我委不予支持。

综上，申请人无效宣告理由不成立。

依照《中华人民共和国商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下:

争议商标予以维持。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员:胡朋娟

乔烨宏

申琼珊

2016年8月23日